Brevetti internazionali

Istituito con una Convenzione Internazionale nota come Patent Cooperation Treaty, gestita dall'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale – O.M.P.I. (World International Property Organization) che ha sede a Ginevra, il brevetto internazionale, analogamente al brevetto europeo, non dà luogo ad un diritto di privativa sovrannazionale ma consente ed agevola la possibilità di estendere la copertura brevettuale di un'invenzione presso la quasi totalità dei Paesi del mondo, ottenendo singoli brevetti nazionali.

Il brevetto internazionale non unifica la procedura di brevettazione ma semplifica ed accentra la fase iniziale del deposito di una domanda di brevetto, che potrà poi essere estesa ai Paesi che più interessano.

 

Dal 4 Dicembre 2017 sono operative presso l’Ufficio ricevente italiano due modalità di deposito delle domande internazionali: oltre al deposito cartaceo, è possibile avvalersi della modalità telematica di deposito tramite la piattaforma ePCT di WIPO.

Nei casi di primo deposito di domande internazionali oppure qualora la domanda internazionale rivendichi la priorità di una domanda italiana depositata fino a 90 giorni prima è necessario effettuare il deposito in modalità cartacea.

 Ai sensi dell’art. 198 del Codice della Proprietà Industriale e dell’art. 8 del Regolamento di Attuazione, gli utenti che effettuano il deposito di domande internazionali rivendicando la priorità di una domanda italiana depositata da oltre 90 giorni hanno la possibilità di scegliere se effettuare il deposito telematico tramite ePCT oppure il deposito cartaceo.

 Ulteriori dettagli e  istruzioni per procedere al deposito secondo entrambe le modalità sono reperibili nel sito dell’UIBM al seguente link http://www.uibm.gov.it/index.php/brevetti/brevettare-all-estero/il-brevetto-internazionale-pct

 La procedura per il deposito di una domanda internazionale di brevetto si può così riassumere:

1° Fase : Internazionale   

Presentazione di una domanda internazionale unica presso un Ufficio Brevetti Nazionale, che ha gli stessi effetti di una domanda nazionale per gli Stati designati. E’ anche possibile effettuare una designazione di “brevetti regionali” cioè validi per un gruppo di Stati.

Le Organizzazioni Intergovernative a ciò preposte sono le seguenti:

EP (Organizzazione Europea dei Brevetti)

ARIPO (African Regional Industrial Property Organization)

OAPI (Organisation Africane pour la Propriété Intellectuelle)

EA (Eurasian Patent Office)

 

Dal 1^ gennaio 2004 la designazione di tutti gli Stati contraenti al PCT è automatica.

Analogamente al Brevetto Europeo, vi è la possibilità di rivendicare, nella domanda internazionale, la priorità per una precedente domanda nazionale presentata nei 12 mesi precedenti.

Il depositante che risieda in Italia deve depositare una domanda internazionale presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi – Ufficio G8 – Via Molise, 19 – ROMA  - nei seguenti casi:

  • se non rivendica la priorità di una domanda nazionale;

  • se rivendica la priorità di una domanda nazionale ma non sono trascorsi 90 giorni dalla data di deposito della domanda

Nel caso invece di assenza di vincoli sulla sicurezza nazionale e  comunque:

  • se sono trascorsi più di 90 giorni dalla data di deposito di una domanda in Italia;

  • se ha richiesto un'autorizzazione al deposito estero e tale autorizzazione è stata concessa

chi risiede in Italia può scegliere di depositare una domanda internazionale anche presso le sedi estere abilitate a riceverle:

E.P.O. European Patent Office – sedi di MONACO e L’AJA 

Esame formale

L’Ufficio nazionale del titolare, presso il quale è stata presentata la domanda (Ufficio Ricevente), effettua un esame formale della stessa e provvede ad inviarne copia sia all’Ufficio Internazionale WIPO che all’Ufficio incaricato della ricerca (per noi europei è l’Ufficio Europeo dei Brevetti).

Rapporto di ricerca

l’Ufficio incaricato della ricerca emette un rapporto di ricerca circa la novità e l’originalità dell’invenzione, che costituisce una sorta di parere non vincolante sulla brevettabilità, molto utile per consentire al richiedente di decidere se proseguire o meno con la brevettazione. Il rapporto di ricerca viene trasmesso al  depositante, il quale può modificare le rivendicazioni in funzione dei documenti trovati.

Pubblicazione della domanda    

Al termine del diciottesimo mese dalla data di deposito, o dalla data del primo deposito di una domanda di brevetto, ove sia rivendicata la priorità, la domanda internazionale viene pubblicata insieme al rapporto di ricerca.

A questo punto il richiedente dovrà scegliere se sganciarsi dalla procedura PCT e proseguire, entro il termine prescritto, con il procedimento innanzi ai singoli Uffici nazionali degli Stati designati nella domanda, onde ottenere i relativi brevetti nazionali, oppure se accedere alla fase seguente della procedura PCT.

 2° fase: Nazionale

Esame preliminare

Consiste nella possibilità, per i Paesi aderenti al Capitolo II della Convenzione, tra cui l’Italia, di richiedere l'effettuazione di un esame preliminare internazionale di brevettabilità nel corso del quale un esaminatore valuta la sussistenza dei requisiti di novità, elemento inventivo e applicabilità industriale dell’invenzione e segnala eventuali carenze riguardo all’esposizione o alla formulazione della rivendicazioni, consentendo al depositante di eventualmente modificare la propria invenzione adeguandola alle indicazioni o ai suggerimenti proposti. Il giudizio risultante dall’esame preliminare internazionale della domanda non impegna gli uffici nazionali che saranno poi chiamati a rilasciare il brevetto, tuttavia costituisce un autorevolissimo parere circa la brevettabilità dell’invenzione.   

Fase nazionale

Al termine di questa fase la procedura PCT cessa ed occorre necessariamente entrare nella procedura delle fasi nazionali, entro 30 mesi dalla data di priorità  (31 per le entità regionali ARIPO, EA, EP, OAPI), pena la perdita di ogni diritto.

E' necessario quindi provvedere al deposito nazionale in ciascun Paese di interesse e sottoporre la domanda ad un esame separato nei vari Paesi dove si eseguono effettivamente i depositi nazionali.

L'Italia può essere designata in una domanda di brevetto internazionale ai sensi della Convenzione PCT (Patent Cooperation Treaty) solo come Stato contraente della Convenzione sul Brevetto Europeo.

Pertanto, la prosecuzione in Italia di una domanda PCT, così come altri Paesi Europei, può inizialmente essere effettuata solo nell'ambito del brevetto regionale Europeo. Ciò significa che l'avvio della fase nazionale di una domanda PCT in Italia corrisponde all'avvio di una fase regionale Europea.

Solo dopo la concessione del Brevetto Europeo, esso può essere convalidato in Italia.

Per una più dettagliata elencazione di tutti gli adempimenti e dei limiti di tempo fissati dai vari Uffici Nazionali o Regionali consultare APPLICANT'S GUIDE NATIONAL PHASE.

Vantaggi della procedura PCT:

  • domanda unica presso il proprio Ufficio nazionale, regionale o all’ Ufficio Internazionale di Ginevra, avente effetto di un regolare deposito in ciascuno degli Stati designati
  • ottenimento di un rapporto di ricerca per la  valutazione della novità rispetto allo stato della tecnica
  • possibilità di richiesta di un Esame Preliminare  Internazionale come ulteriore  possibilità di valutazione dei requisiti di brevettabilità
  • pubblicazione Internazionale della domanda in forma centralizzata nonchè
    dilazione di tempo per entrare nelle fasi nazionali che consente un tempo più ampio di determinazione dell’ eventuale interesse da parte di terzi all’ invenzione.

Qualsiasi cittadino di un paese aderente al Patent Cooperation Treaty o uno straniero domiciliato in uno dei paesi aderenti può depositare la domanda di brevetto internazionale presso l’Ufficio Nazionale Brevetti e Marchi o, salvo diverse disposizioni, presso l'Ufficio Internazionale del W.I.P.O. di Ginevra.

Il richidente che abbia depositato una domanda nazionale, ha dodici mesi di tempo per presentare una domanda internazionale, rivendicando la priorità della data di deposito nazionale.

La modulistica e le istruzioni per la relativa compilazione sono disponibili sul sito dell’U.I.B.M. (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi).

 

Dal 1° gennaio 2018 cambiano gli importi dovuti per le domande internazionali.  Per ulteriori dettagli consultare il seguente link dell'UIBM

 

 

 

 

Ultimo Aggiornamento: 04/12/2017